SKW Schwarz siegt für Lotte im Streit um „Koala Bären“ – EuG stellt auf Umfang der Markenbenutzung ab

Im Streit um die Benutzung einer Bildmarke hat SKW Schwarz für den japanischen Süßwarenkonzern Lotte Co. Ltd. einen wichtigen Sieg erzielt: Das Gericht der Europäischen Union (EuG) wies den Widerspruch der Nestlé Schöller GmbH & Co. KG (heute Nestlé Deutschland GmbH) gegen die Eintragung der Lotte-Anmeldung zurück und hob eine gegenteilige Entscheidung des Amtes der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) auf (Rs T-41/17 vom 12.07.2018). Das Urteil ist eine von wenigen höchstrichterlichen Entscheidungen, die der Frage nachgehen, im welchem Umfang eine Marke benutzt werden muss, damit die Benutzung als ernsthaft gelten kann. Der mehr als zehn Jahre währende Rechtsstreit zwischen Lotte, dem größten Süßwarenhersteller in Japan, und Nestlé Schöller drehte sich um Keksverpackungen, auf denen Koala-Bären abgebildet sind. 2007 hatte das Unternehmen Lotte eine Unionsmarke für u.a. Gebäck, Kekse und feine Backwaren angemeldet, die aus einem Bildzeichen mit Koalas bestand. 2008 erhob die damalige Nestlé Schöller Widerspruch gegen diese Marke und verwies dabei u.a. auf eine 20 Jahre früher angemeldete Bildmarke einer Verpackung mit der Aufschrift „KOALA-BÄREN lustige Gebäckfiguren Schöller“, auf der ebenfalls Koala-Bären abgebildet sind.

Auf Antrag von Lotte forderte das EUIPO Nestlé Schöller auf, die ernsthafte Benutzung der älteren Marke nachzuweisen, woraufhin die Gesellschaft verschiedene Beweise vorlegte. Die Widerspruchsabteilung des EUIPO gab dem Widerspruch zunächst statt. Die Vierte Beschwerdekammer des EUIPO hingegen stellte auf Beschwerde von Lotte fest, dass Nestlé Schöller keinen rechtlich wirksamen Nachweis der ernsthaften Benutzung der älteren Marke erbracht habe. Nestlé Schöller hatte im Laufe der Jahre das Aussehen der Verpackungen abgewandelt, sodass letztlich zehn verschiedene Varianten vorlagen. Dazu hatte das EuG bereits im Jahr 2015 entschieden, dass die Form der von Nestlé Schöller verwendeten Verpackungen teils so weit von der eingetragenen Marke abwich, dass sich Nestlé diesbezüglich nicht auf den Markenschutz berufen könne (Rs T-483/12 vom 15.09.2015). Allein zwei der vorgelegten Produktverpackungen kamen der Widerspruchsmarke so nahe, dass von der Art her eine rechtserhaltende Benutzung anerkannt wurde.

Nun galt es darüber zu entscheiden, ob hinsichtlich dieser zwei Produktverpackungen der Umfang der Nutzung ausreichend war. Die Streitfrage landete – nach einer Zurückverweisung an die Fünfte Beschwerdekammer des EUIPO – wieder beim EuG. In seiner Entscheidung stellte das EuG fest, dass der Umfang der Benutzung nicht ausreiche, um eine ernsthafte Benutzung der Marke der Nestlé Schöller zu belegen. Nestlé Schöller sowie deren Vertriebspartner Kuchenmeister hatten u.a. für die Jahre 2003 und 2005 nur drei Rechnungen für die betreffenden Produktverpackungen vorlegen können und für diese zwei Jahre Verkaufszahlen von rund 1.400 Stück mit einem Umsatz von 862 Euro sowie rund 5.800 Stück mit einem Umsatz von 3.709 Euro. Für niedrigpreisige Waren, so das EuG, seien diese Verkaufszahlen praktisch bedeutungslos und könnten in der Süßwarenbranche nicht als ausreichend angesehen werden. Im Ergebnis gab das EuG damit der Einrede der nicht rechtserhaltenden Benutzung von Lotte statt und wies den Widerspruch von Nestlé zurück.

„Die Entscheidung des EuG bestätigt zum einen, dass Marken nur dann ernsthaft benutzt werden, wenn die Höhe des Umfangs der Benutzung wirtschaftlich ausreicht, um einen Markt zu erschließen“, sagt Margret Knitter, Partnerin bei SKW Schwarz, die das Urteil für Lotte erstritten hat. „Unternehmen sollten daher darauf achten, dass die Absatzzahlen ihrer Waren einen wirtschaftlich relevanten Umfang erzielen, zumindest sollten sie den Absatz genau dokumentieren.“

Mit Blick auf den Variantenreichtum der Verpackungen für Koala-Kekse weist Margret Knitter auf einen weiteren für Hersteller wesentlichen Aspekt hin: „Voraussetzung für den wirksamen Markenschutz ist, dass die Marke idealerweise so benutzt wird, wie sie ursprünglich angemeldet wurde. Der Kreativität des Marketings setzt dies gewisse Grenzen. Unternehmen sollten regelmäßig Marketingabteilungen und Markenexperten zusammenbringen, um sicherzustellen, dass das Aussehen der Waren noch vom Markenschutz gedeckt ist.“

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Margret Knitter, LL.M.
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