Winter is coming and so is the Exit Day…

19.11.2020

Nachdem uns in diesen Wochen neben der andauernden Pandemie vor allem die US-Wahlen beschäftigt haben, hätte man fast vergessen können, dass der Brexit unmittelbar bevorsteht.

Grund genug, einige wichtige Fragen für künftige Inhaber sogenannter „vergleichbarer“ nationaler Markenrechte (SKW Schwarz berichtete bereits zu den Einzelheiten) zu stellen und zu beantworten.

Was ist für bevorstehende Verlängerungen zu beachten?

Die nationalen Marken werden das jeweilige Ablaufdatum der Unionsmarken bzw. internationalen Registrierungen übernehmen, sodass für Verlängerungsfristen ab dem 1. Januar 2021 auch die nationalen Gebühren an das UK IPO zu zahlen sind und zwar auch in solchen Fällen, in denen die Verlängerungsgebühr für die Unionsmarke (oder internationale Registrierung) bereits vor Ablauf des Exit-Days an das EUIPO oder die WIPO gezahlt worden ist! Sofern die Verlängerungsfrist für die Unionsmarke bzw. internationale Registrierung bereits in den sechs Monaten vor dem 1. Januar 2021 abgelaufen ist, wirkt sich eine (spätere) Verlängerung im Rahmen der „Grace Period“ demgegenüber auch auf die nationale Marke aus, die in diesem Fall automatisch verlängert wird.  

Für Verlängerungsfristen in den ersten sechs Monaten nach dem 1. Januar 2021 wird das UK IPO Markeninhabern trotz Ablauf der Verlängerungsfrist nochmals eine Frist von sechs Monaten für die Verlängerung setzen, um so dem Umstand Rechnung zu tragen, dass die gewöhnliche Verlängerungserinnerung in diesen Fällen zeitlich nicht möglich gewesen ist.

Was gilt für die Benutzung und Bekanntheit von Marken?

Die Benutzung einer Marke in der EU, die vor dem 1. Januar 2021 erfolgt ist, gilt auch dann als Benutzung der vergleichbaren nationalen Marke, wenn diese in UK nicht verwendet worden ist.

Daher wird, wenn der Benutzungszeitraum die Zeit vor dem 1. Januar 2021 umfasst, auch eine Benutzung in der EU berücksichtigt. Umfasst der Benutzungszeitraum demgegenüber einen Zeitraum nach dem 1. Januar 2021, muss die Benutzung (auch) in UK nachgewiesen werden.

Sofern eine Benutzung in UK nicht erfolgt (und auch nicht beabsichtigt wird), besteht ferner die Möglichkeit, einen sogenannten „Opt-Out“ Antrag zu stellen. Die vergleichbare nationale Marke wird dann so behandelt, als sei sie nie registriert worden.

Welche Konsequenzen hat der Brexit für laufende Verfahren?

Auch nach Ablauf des Exit-Days können sich bereits anhängige Löschungs-oder Nichtigkeitsverfahren vor dem EUIPO auswirken: wird die Unionsmarke nach Ablauf des Exit-Days für nichtig oder verfallen erklärt, gilt dies auch für die vergleichbare nationale Marke, sofern die entsprechenden Gründe auch in UK vorliegen. Vor den britischen Gerichten anhängige Verfahren wirken sich dagegen ab dem 1.Januar 2021 nur noch auf die jeweils dort entstandenen nationalen Marken aus.

Welche Erschöpfungsgrundsätze greifen zukünftig?

Aktuell ist davon auszugehen, dass weiterhin Waren ohne Zustimmung der Rechteinhaber nach UK eingeführt werden können, sofern an diesen bereits Erschöpfung im EWR eingetreten ist, da die bestehenden Erschöpfungsregeln des EWR von Großbritannien auch zukünftig anerkannt werden sollen. Umgekehrt tritt durch erstmaliges Inverkehrbringen einer mit der Marke gekennzeichneten Ware in UK in Zukunft keine Erschöpfung im EWR ein, sodass Markeninhaber sich gegen die Einfuhr derartiger Ware aus UK ohne ihre Zustimmung zur Wehr setzen können.