BGH kippt ständige Rechtsprechung zum Benutzungsnachweis zugunsten der klagenden Markeninhaber

26.03.2021

Die Auslegung und Vereinheitlichung von nationalem Recht aufgrund von europarechtlichen Vorgaben bringt immer wieder Unsicherheiten mit sich – so auch im Markenrecht. Für Inhaber deutscher Marken sind dank der Entscheidung des BGH vom 14. Januar 2021 (Az. I ZR 40/20) und der jüngst umgesetzten EU-Richtlinie zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken, nun aber die Anforderungen im Rahmen eines Antrags auf Verfall oder der Erhebung einer Klage auf Verfall gesunken. Damit wird es zukünftig einfacher nichtbenutzte störende Marken, man könnte auch sagen „Registerleichen“ anderer Inhaber, zu beseitigen.

Was für Unionsmarkeninhaber schon lange üblich war, kommt nun endlich deutschen Markeninhabern zu Gute. War es bisher noch so, dass der Antragsteller/Verfallskläger darlegen und beweisen musste, dass die Marke des Antragsgegners/Beklagten für einen ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren, nach dem Zeitpunkt ab dem kein Widerspruch mehr gegen sie möglich war, nicht benutzt wurde und deshalb löschungsreif ist, so liegt es fortan beim Beklagten, darzulegen, dass seine Marke doch benutzt wurde und entsprechende Beweise zu liefern. Was für den Kläger zuvor ohnehin schwer zu beweisen war, wird nun dem Beklagten auferlegt, der, wie der EUGH schon 2013 erkannte, wohl am besten in der Lage ist, den Beweis dafür zu erbringen, dass seine Marke ernsthaft benutzt wurde.

Der BGH kippte seine bisherige Rechtsprechung aber gleich zweifach, indem er auch der „wanderenden Benutzungsfrist“ im Klageverfahren eine Absage erteilte. Der fünfjährige Benutzungszeitraum ist von nun an stets vom Zeitpunkt der Klageerhebung an zurückzurechnen und nicht mehr wie zuvor, vom Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung an. Dies erzeugt zum einen klarere, einheitliche Vorgaben, zum anderen können aber z.B. durch eine Unterlassungsklage angegriffene Markeninhaber nicht mehr bereits bei nahendem Ablauf der Benutzungsschonfrist widerklagend eine Verfallsklage erheben.

Praxistipp:

Markeninhaber, deren Antrag auf Verfall vor dem Deutschen Patent- und Markenamt oder deren Verfallsklage vor den ordentliche Gerichten kürzlich aufgrund nicht ausreichendem Vortrag zurückgewiesen wurde, sollten die Rechtsmittelfristen prüfen und überlegen, gegen die für sie negative Entscheidung vorzugehen. Zudem sollten Inhaber deutscher Marken, die aufgrund der zuvor bestehenden Anforderungen vielleicht vor einem Verfallsantrag oder einer Klage zurückgeschreckt sind, aktiv werden.