„Süße Marken“ – Aktuelle Rechtsprechung auf deutscher und europäischer Ebene

^{Margret Knitter, LL.M. und Martin Matzner, LL.M.}

1. Urteile zur Eintragbarkeit

„Eine Marke ist die wertvollste Immobilie der Welt: Eine Ecke im Gedächtnis der Menschen“ (Sir John Hegarty). Die Plätze sind begehrt – immer mehr Zeichen buhlen um Aufmerksamkeit. Um durchzudringen, braucht es eine unterscheidungskräftige Marke.

Im kollektiven Gedächtnis, dem Markenregister, ist demnach nur Platz für Marken, die ihrer eigentlichen Funktion gerecht werden: auf die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen hinzuweisen. Vor allem bei „sprechenden“ Marken sind die Markenämter strenger geworden: Sie lehnen diese oft ab mit der Begründung, dass der Verkehr ihnen lediglich einen Hinweis auf die Waren entnehme und nicht auf das herstellende Unternehmen.

1.1 Unterscheidungskraft von Wortmarken

Das BPatG hat der angemeldeten Wortmarke VEGIPAN für Brot, Konditorei- und Süßwaren Schutz zugebilligt.¹ Die Unschärfe des fremdsprachlichen Begriffs „PAN“ (im spanischen „Brot“) erfahre – trotz Hinzufügung des im Verkehr für vegetarische Produkte bekannten Kürzels „VEGI“ – keine eindeutige und sinnstiftende Ergänzung. Vielmehr handele es sich um eine grammatikalisch inkorrekte Wortkombination, aus der sich das fremdsprachige Wort „pan“ nicht zwangslos herauslöse. Dem Zeichen könne deshalb nicht jede Unterscheidungskraft abgesprochen werden.

Auch das norwegische Wort EKTE (zu Deutsch: „echt“) wurde als hinreichend unterscheidungskräftig eingestuft.² Weder Fachkreise, noch der deutsche Durchschnittsverbraucher verstehen den norwegischen Begriff in seiner tatsächlichen Bedeutung. Auf eine gegebenenfalls fehlende Unterscheidungskraft im Ausland komme es für die Eintragung als nationale Marke nicht an.

Gegen die Marke PLOMBIR, eingetragen für Milchprodukte und Speiseeis, wurde beim Gericht der Europäischen Union (EuG) hingegen erfolgreich die Löschung durch einen Wettbewerber durchgesetzt.³ Der Begriff bedeute auf Russisch „Sahneeis“ und sei deshalb rein beschreibend für die beanspruchten Waren. Abzustellen sei hier auf das Verkehrsverständnis der Verkehrskreise innerhalb der EU, die des Russischen mächtig seien, also insbesondere Verbraucher aus den baltischen Staaten und Deutschland.

Zurückgewiesen wurde die Eintragung auch für das Wort Powerkitchen.⁴ Der Begriff sei im Verkehr als beschreibende Bezeichnung für die Zubereitung besonders energiereicher Speisen verbreitet und diene daher als bloßer Hinweis darauf, dass die angebotenen Waren sich zur Herstellung energiereicher Speisen eignen.

Der Wortkombination Sport Suppe fehlt es laut BPatG an Unterscheidungskraft, sofern darunter Waren vertrieben werden, die übliche Inhaltsstoffe oder Zutaten einer Suppe sein können.⁵ Der Verkehr verstehe den Begriff dann als Beschaffenheitsangabe für Suppen oder Zutaten, wenn diese sich aufgrund ihrer Zusammensetzung in besonderer Weise zur Ernährung von Sportlern für den Sport eignen. Hinreichend unterscheidungskräftig sei die Wortkombination hingegen dann, wenn darunter „Getränke und Desserts auf der Basis von Milch“ angeboten würden, die üblicherweise nicht im Zusammenhang mit Suppengerichten stünden.

Ebenso als beschreibend wurde der Ausdruck Backgold eingestuft.⁶ Der Verkehr begreife ihn als bloßen Hinweis darauf, dass so gekennzeichnete Produkte qualitativ hochwertige Backwaren sind oder der Herstellung solcher dienen. Das Wort „Gold“ werde vielfältig verwendet, um auf die besondere Qualität eines Produktes im Sinne eines Werteversprechens hinzuweisen. Beispielhaft verweist das Gericht auf Formulierungen wie „Vergoldet den Moment“ (Ferrero Rocher) oder „Das Gold der grünen Insel“ (Kerrygold).

Gescheitert ist auch die Anmeldung einer Wortmarke Bremer Osterwiese.⁷ Nach Ansicht des BPatG assoziiere der durchschnittliche Verkehr damit das gleichlautende und überregional bekannte Bremer Volksfest und verstehe den Begriff daher als bloßen Hinweis auf im Rahmen dieses speziellen, örtlichen Volksfestes angebotenen oder im Zusammenhang damit vertriebenen Waren. Die unternehmerische „Spielwiese“ für die Eintragung von veranstaltungsbezogenen Zeichen ist also sehr begrenzt.

Beim Wortzeichen MYPROTEIN lässt das BPatG die Eintragung daran scheitern, dass ihm kein betrieblicher Herkunftshinweis zu entnehmen sei. Vielmehr würden die Verkehrskreise vor allem bei Verwendung der werbeüblichen Kundenansprache „My …“ die Bezeichnung als Hinweis verstehen, dass es sich um ein für die Konsumenten individuell zugeschnittenes Angebot an proteinreichen Nahrungsmitteln handele.

Die Marke Exxtra Deep von Intersnack hat nach Ansicht des EuG auch für „konserviertes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse“ beschreibenden Charakter und ist deshalb nicht markenfähig.⁸ Die Beschwerdekammer des EUIPO hatte zunächst festgestellt, dass der durchschnittliche Verbraucher unter dem Zeichen lediglich einen Hinweis auf die äußere Form und Beschaffenheit des Produkts mit besonders tiefen Rillen (sog. „Wellenschnitt“) verstehe, die ein gängiges Merkmal von Chips seien. Die bereits eingetragene Marke hatte das EUIPO deshalb nur im Hinblick auf „im Extrudier- und Pelletierverfahren sowie andersartig hergestellte oder zubereitete Gemüseund Kartoffelprodukte für Knabberzwecke“ gelöscht. Hiergegen wandte sich die Löschungsantragstellerin Pepsico und verlangte auch die Löschung von „konserviertem, getrocknetem, gekochtem Früchte und Gemüse“. Das EuG stellte fest, dass Chips ebenfalls aus getrocknetem Gemüse bestehen könnten und das Zeichen insofern beschreibend sei. Im Ergebnis löschte die Beschwerdekammer das Zeichen auch für diese Waren.⁹

Auch dem Wortzeichen Bäckerkruste fehlt es für Teigwaren, insbesondere Brot, an Unterscheidungskraft.¹⁰ Ein Begriff, dessen Bedeutung sich in dem schlichten Hinweis über eine spezielle Art von Lebensmitteln erschöpft, die eine „Kruste“ aufweisen und von einem Bäcker professionell verarbeitet wurden, ist nach Auffassung der Beschwerdekammer des EUIPO nicht eintragungsfähig. Das DPMA hat die Marke hingegen für belegte Brote und Sandwiches eingetragen.¹¹

1.2 Wort-/Bildmarken

Die Wort-/Bildmarkenanmeldung Paletas wies das BPatG zurück. Der spanische Ausdruck für Eis am Stiel sei jedenfalls den deutschen Fachkreisen der Lebensmittelbranche hinreichend bekannt und mithin als rein beschreibende Warenangabe zu verstehen.¹² Auch die Grafik erschöpfe sich in der Abbildung der beanspruchten Ware selbst und halte sich im Rahmen des werbeüblichen. Dem Unternehmen konnte auch der Ortszusatz „Paletas Berlin“ nicht weiterhelfen: eine allgemein bekannte geografische Angabe sei nicht geeignet, die Schutzfähigkeit des Zeichens zu begründen.¹³

Herzen befinden sich auf unzähligen Produkten. Insofern überrascht es nicht, dass Lidl mit der Eintragung der Wort-/ Bildmarke For you in einem einfachen Schriftzug umrandet von einem Herz gescheitert ist.¹⁴ Die Beschwerdekammer des EUIPO betont, dass das Zeichen „einem banalen Geschenkanhänger“ gleiche und die angemeldeten Waren zum Verschenken geeignet seien.

Abgelehnt hat die Beschwerdekammer des EUIPO auch die Eintragung einer grafischen Aufbereitung der Wortkombination Hoch Genuss.¹⁵ Der Begriff weise lediglich werbend auf die positiven Eigenschaften des Produktes hin. Die bildliche Darstellung sei gewöhnlich und neben dem Wortelement kaum wahrnehmbar. Das „stempelartige“ Logo wirke auf den Verkehr vielmehr rein dekorativ und verstärke die Wahrnehmung des Zeichens als Qualitätshinweis im Sinne eines Gütesiegels.

Wenig königlich wurde auch DANISH BY DANISH CROWN behandelt – die Beschwerdekammer des EUIPO bestätigte die Zurückweisung der Anmeldung.¹⁶ Die Marke sei u. a. nicht unterscheidungskräftig, da der Verkehr im Zeichen entweder eine direkte Verbindung zum dänischen Königshaus sehe oder die Qualitätsangabe, dass die Waren eines Königs würdig seien. Vor diesem Hintergrund sah die Beschwerdekammer auch einen Verstoß gegen die öffentliche Ordnung sowie eine Täuschung über die geografische Herkunft der Waren als gegeben an. Die öffentliche Ordnung gebiete es, die Verwendung positiv besetzter kultureller Symbole zu begrenzen. Erfolglos blieb die Anmelderin mit ihrem Argument, dass „Danish Crown“ bereits 50 Mal in Europa als Marke oder Unternehmenskennzeichen eingetragen worden sei, darunter ähnliche Unionsmarken.

Golden Organic versteht der Verkehr nach Ansicht der Beschwerdekammer des EUIPO als Hinweis darauf, dass die Waren von ausgezeichneter Qualität und biologisch seien.¹⁷ Auch die simplen gestalterischen Elemente könnten diesen Eindruck nicht entkräften, sondern wirkten eher wie ein gewöhnliches Werbemittel.

Das EuG bestätigte die Entscheidung, PRODUCED WITHOUT BOILING SCANDINAVIAN DELIGHTS ESTABLISHED 1834 FRUIT SPREAD für Fruchtaufstriche die Eintragung zu verweigern.¹⁸ Auch die verbreitete Angabe zum Beginn der Geschäftsaufnahme „established (…)“ ermögliche es dem Verkehrskreis nicht, das dahinter stehende Unternehmen zu identifizieren.

Keine Unterscheidungskraft konnte die Beschwerdekammer des EUIPO dem angemeldeten Zeichen Authentic Bakery Style / MADE EASY abgewinnen.¹⁹ Die verbalen Elemente des Zeichens würden sofort als Bezugnahme auf „authentische Backwaren“ verstanden, welche leicht zu verzehren sind. Insgesamt seien auch die Bildelemente nicht ausreichend auffällig oder ungewöhnlich, um dem Zeichen seinen beschreibenden Charakter zu nehmen.

1.3 Bildmarken

Zwei Abwandlungen des typischen Tegut-Logos ohne den Schriftzug der gleichnamigen Supermarktkette wurden zurückgewiesen. Der Verkehr sehe in dem Rechteck mit drei weißen Punkten ein (Preis-) Schild oder Etikett, so das BPatG.²⁰ Das Zeichen sei auch nicht aufgrund der Schrägstellung charakteristisch, da es hierfür schon an Bezugspunkten im Zeichen fehle, die die Schrägstellung offenbar werden lassen. Auch in der Eintragung des Rechtecks ohne Punkte sah das BPatG lediglich ein Etikett.²¹

Nicht erfolgreich war eine Beschwerde der HelloFresh GmbH gegen die Zurückweisung der Eintragung des Abbilds einer Limette als Markenzeichen.²² Das Zeichen zeige für Nahrungsmittel an, dass es sich um Waren handele, die speziell für Zitronen oder Limetten bestimmt seien.

Abgelehnt hat das EUIPO auch eine Bildmarke der Jacobs Douwe Egberts GmbH, die eine grüne Tasse darstellte.²³ Der Verbraucher sei mit einer unglaublich großen Vielfalt von entsprechenden Designs konfrontiert. Das angemeldete Zeichen hebe sich nicht entscheidend vom Standarddesign einer Tasse ab.

1.4 Formmarken

Quadratisch, praktisch, … eintragungsfähig? Diese Frage hatte das BPatG in einem sehr langwierigen Verfahren um die Anmeldung der nackten Verpackung der Ritter Sport Schokolade als Formmarke zu entscheiden.²⁴

Hintergrund: Ritter Sport hatte bereits 1995 Markenschutz an der Verpackung ihrer quadratischen Schokoladentafeln ohne Aufdruck eingeholt. Die Marken wurden damals als verkehrsdurchgesetzt eingetragen. Gegen die Eintragungen war die Kraft Foods Schweiz Holding zunächst erfolgreich vorgegangen. Das Bundespatentgericht stellte fest, dass die angegriffene Gestaltung lediglich aus einer (Verpackungs-)Form bestehe, die durch die Art der Ware selbst bedingt sei.²⁵ Derartige Formen dürften nicht für einen Wettbewerber monopolisiert werden. Der Bundesgerichtshof (BGH) hob im Jahre 2017 auf die Rechtsbeschwerde der Markeninhaberin den angefochtenen Beschluss auf und wies die Verfahren an das Bundespatentgericht zurück. Das BPatG hatte sich deshalb erneut mit der Schokoladenverpackung zu beschäftigen. Diesmal musste es prüfen, ob die quadratische Form der Marke einen wesentlichen Wert verleihe, was der Schutzfähigkeit entgegenstünde. Da „Tafelschokolade“ jedoch fast ausnahmslos in rechteckiger Form hergestellt und verpackt werde, das Quadrat lediglich eine spezielle Form des Rechtecks sei und der Ware auch gegenüber anderen Verpackungen keinen Gebrauchsvorteil verleihe, stehe die spezielle Form insoweit nicht wesentlich wertbildend im Vordergrund. Deshalb sei es auch unschädlich, dass das Unternehmen mit seinem Slogan „Quadratisch. Praktisch. Gut.“ mit der speziellen Form werbe. Demnach bleibt es bei der Eintragung dieser Warenformmarke.

Das EuG ist der Auffassung, dass ein amphorenartiges Gefäß unterscheidungskräftig sein kann, und hat deshalb die gegenteilige Entscheidung der Beschwerdekammer des EUIPO im Fall Wajos aufgehoben.²⁶ Im vorliegenden Fall gebe der in den betroffenen Branchen unübliche „Wulst“ des Gefäßes der Anmeldemarke einen außergewöhnlichen Charakter. Die Marke sei damit hinreichend unterscheidungskräftig, zumal die Waren in maßstabsgetreu verkleinerten Nachbildungen dieser Behältnisse verkauft und somit in besonders wiedererkennbarer Weise in den Verkehr gebracht würden.

1.5 Verkehrsdurchsetzung

Im Streit um die Eintragung der 3D-Marke für KitKat (Nestlé) hat der Europäische Gerichtshof (EuGH) eine Entscheidung des EuG²⁷ bestätigt, wonach der Schokoladenriegel nicht eintragbar sei.²⁸ Es ging um die Frage, wann eine Marke durch Benutzung Unterscheidungskraft erlangt hat, sodass der Verkehr sie als Herkunftshinweis versteht. Hierzu befand der EuGH, dass der Markeninhaber nachweisen müsse, dass die Marke in allen Mitgliedsstaaten der EU „verkehrsdurchgesetzt“, also ausreichend bekannt sei. Der Nachweis der Verkehrsdurchsetzung müsse allerdings nicht zwingend für alle Mitgliedstaaten einzeln erbracht werden. Er könne vielmehr schon dann geführt sein, wenn mehrere Mitgliedstaaten im gleichen Vertriebsnetz zusammengefasst seien und aus marketingstrategischen Gründen wie ein einziger und einheitlicher Markt behandelt würden. Die Entscheidung setzt dennoch hohe Hürden für die Eintragung aufgrund einer Verkehrsdurchsetzung. Schon die fehlende Bekanntheit in einem einzelnen Land wie z. B. Malta führt im Zweifel dazu, dass die Marke in der EU als insgesamt nicht verkehrsdurchgesetzt einzustufen ist.

2. Konflikte zwischen Marken

Ist die Hürde der Eintragung überwunden, heißt das nicht, dass der Weg für die Marke damit schon frei ist. Insbesondere Kollisionen mit älteren Marken beschäftigen Markenämter und Gerichte viel. Verwechslungsgefahr mit einer älteren Marke besteht dann, wenn der Verbraucher glauben könnte, dass die betreffenden Waren aus demselben Unternehmen oder gegebenenfalls aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen. Die Gerichte stellen dabei auf das Verständnis eines durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Verbrauchers ab.

2.1 Verwechslungsgefahr von Wortmarken

Die Inhaberin des Wortzeichens „Naturherz“ scheiterte mit einem Widerspruch gegen die Marke „NATUREX“.²⁹ Die Gemeinsamkeiten der Vergleichsmarken beschränken sich im Wesentlichen auf ein schutzunfähiges Element. Der sofort erkennbare Begriffsinhalt des älteren Zeichens überlagere auch die klanglichen Übereinstimmungen derart, dass eine Verwechslungsgefahr hinreichend neutralisiert werde.

Erfolglos war auch ein Widerspruch der Marke „HELLO“ gegen die Eintragung von „Hello Cupcake“.³⁰ Die Wortzeichen würden sich – so das BPatG – in ihrem Gesamteindruck durch den weiteren Bestandteil „Cupcake“ wesentlich unterscheiden. Selbst für Waren wie Kuchen trete dieser Bestandteil nicht als kennzeichnungsschwach in den Hintergrund. Denn die „Verquickung“ der Begriffe zu einem einheitlichen Gesamtausdruck („Hallo kleiner Kuchen“) spreche gegen eine alleinige Prägung durch „Hello“.

Bestätigt hat das BPatG die teilweise Löschung der Wortmarke „Honeysun“ für bestimmte Waren der Klasse 31, darunter Obst und Pflanzen.³¹ Im Hinblick auf die identische ältere Marke „Honeysun“, eingetragen u. a. für Tee und Essig, genüge eine zum Teil geringe Warenähnlichkeit. Diese läge hier noch vor, da Tee aus forst- und gartenwirtschaftlichen Produkten gewonnen werden könne. Obst wiederum werde für Obstessig verwendet.

2.2 Verwechslungsgefahr von Wort-/Bildmarken

Zwischen „PURE  chocolate“ und der älteren Wort-/Bildmarke „pure CHOCOLATE DRINK“ von Tchibo sah das BPatG keine Verwechslungsgefahr.³² Der (schrift-) bildliche Gesamteindruck weiche schon wegen der Grundform – rund versus rechteckig – und der Abbildung von Kakaofrüchten in der Widerspruchsmarke deutlich voneinander ab. Begrifflich sei die Widerspruchsmarke rein beschreibend und insofern nicht kollisionsbegründend.

Auch zwischen der Wort-/Bildmarke „barösta kaffeebar“ und der älteren Wortmarke „Rösta“ von Norma erkannte das BPatG keine Verwechslungsgefahr.³³ Die ältere Marke sei trotz des Vertriebs in den Filialen der Lebensmittelmärkte von Norma im Vergleich zu anderen Kaffeemarken deutlich unbekannter. Im Hinblick auf den beschreibenden Anklang der Marke sei „Rösta“ deshalb nur unterdurchschnittlich kennzeichnungskräftig. Schriftbildlich und klanglich würden sich die Vergleichsmarken durch die erkennbar unterschiedliche Wortlänge (fünf zu sieben Buchstaben und zwei zu drei Wortsilben) und die markant unterschiedlichen Wortanfänge deutlich voneinander abheben. Auch begrifflich bestehe ein signifikanter Unterschied, indem die einzutragende Marke nicht auf den Prozess des „Röstens“, sondern auf die Profession des Baristas und Espressobars hindeute.

Für den Verbraucher nicht zu unterscheiden ist nach Ansicht der Beschwerdekammer des EUIPO die angemeldete Marke „TIRABACI“ von der Widerspruchsmarke „BACI“.³⁴ Zwar verbergen sich hinter den Zeichen unterschiedliche italienische Begriffe: „Baci“ bedeutet „Küsse“, während „Tirabaci“ eine Person bezeichnet, die Küsse anzieht. Teile der Verkehrskreise in der Union, die diese Bedeutung nicht kennen, würden aber davon ausgehen, dass die mit den Marken versehenen Waren aus demselben Unternehmen stammen. Im Hinblick auf die Übereinstimmung im zweiten Wortteil „Baci“, die Üblichkeit von Sub-Marken und die durchschnittliche Aufmerksamkeit des Verbrauchers seien die Marken nicht hinreichend unterschiedlich.

Verwechslungsgefahr besteht nach Ansicht der Beschwerdekammer des EUIPO auch zwischen den Wort-/Bildmarken „Frostino“ und „FRoSTA“.³⁵ Hier gelte das Prinzip, wonach der Verkehr den Wortbestandteilen von Wort-/ Bildmarken mehr Aufmerksamkeit schenke als bildlichen Bestandteilen. Das englische Wort „frost“ gehöre etwa in Italien nicht zum Grundwortschatz, weshalb „FRoSTA“ nicht nur geringe Kennzeichnungskraft habe. Der Verbraucher könne die angemeldete Marke „Frostino“ daher für nur eine „Sonderversion“ der eingetragenen Marke „FRoSTA“ für bestimmte Waren halten. Dafür spreche auch die Tatsache, dass die Endung „-ino“ als „Verkleinerungsform“ im Italienischen verwendet wird.

Gegen die Eintragung einer ähnlichen Bildmarke eines Konkurrenten intervenierte ein russischer Markeninhaber erfolgreich bei der Beschwerdekammer des EUIPO. Das Hauptmerkmal beider Zeichen sei hier die bildliche Darstellung des „Rotkäppchens“, da die russischen Schriftzeichen vom Verkehr nicht verstanden würden. Optisch glichen sich die Marken hinsichtlich Layout, Farben sowie Accessoires wie Korb und Blumen, sodass eine „überwältigende“ Übereinstimmung bestehe. Die unscheinbaren, seitlich angeordneten Wortelemente änderten daran nichts. Die angegriffene Marke erwecke vielmehr den Eindruck einer bloßen „Modernisierung“ der älteren Marke.³⁶

Die Beschwerdekammer des EUIPO stellte fest, dass zwischen der älteren Wortmarke „Trader Joe’s“ der Aldi Einkauf GmbH und der angemeldeten Wort-/Bildmarke „Potato Joe“ keine Verwechslungsgefahr bestehe.³⁷ Zwar seien die Waren teilweise ähnlich, etwa Kartoffel- und Taco-Chips. Auch seien die abweichenden Elemente „potato“ und „trader“ beschreibend bzw. kennzeichnungsschwach. Dennoch genüge die Übereinstimmung nur im Wortbestandteil „Joe“ nicht, um Verwechslungsgefahr zu begründen. Denn aus Sicht des Verkehrs würden mit „Potato Joe“ und „Trader Joe“ eindeutig unterschiedliche Personen bzw. „Verkäufer“ abgebildet.

Haribo unterlag in einem Rechtsstreit mit dem Schokoladenhersteller Ludwig Schokolade hinsichtlich der Eintragung des Wort-/Bildzeichens „FR!ZZI“ wegen zu großer Zeichenähnlichkeit mit der älteren Marke „FRITTIS“.³⁸ Die Zeichen seien klanglich überdurchschnittlich ähnlich: Sie hätten dieselbe Anzahl von Silben, den gleichen Rhythmus und eine sehr ähnliche Betonung. Auch werde die jeweils erste Silbe gleich ausgesprochen und die zweite sehr ähnlich. Zuletzt teilen sie den Klang der Buchstaben „t“, „i“ und „s“.

Als klanglich hochgradig ähnlich stufte die Beschwerdekammer des EUIPO die ältere Wort-/Bildmarke „delikato“ von Aldi und das angemeldete Wortzeichen „DELCATO“ ein.³⁹ Sowohl Wortbeginn als auch die hinteren beiden Silben seien identisch. Begriffliche Ähnlichkeit bestehe jedenfalls für Teile des Verkehrs, der bei beiden Zeichen eine Anspielung auf das Wort „Delikatesse“ verstehe. Folglich bejahte die Beschwerdekammer grundsätzlich die Verwechslungsgefahr. Für die angemeldeten Waren „Hochzeitstorten“ lehnte sie dies jedoch ab, da insofern keine Ähnlichkeit zu den herzhaften Waren der älteren Marke bestehe.

Zurückgewiesen wurde ein Widerspruch von Lindt aus dessen Wortmarke „Excellence“ gegen die Eintragung der Wort-/Bildmarke „Eggcellence“.⁴⁰ Bei Süßwaren stünde vor allen Dingen das visuelle Erscheinungsbild von Marken im Vordergrund. Das angemeldete Zeichen weise aufgrund der Unterschiede am besonders beachteten Wortanfang eine nur sehr geringe Ähnlichkeit mit der älteren Marke auf und begründe daher keine Verwechslungsgefahr.

War Intersnack noch 2017 vor dem EUIPO aus seiner Marke „Kelly’s“ erfolgreich gegen die Anmeldung einer Marke „Welly“ vorgegangen, so musste das Unternehmen nun eine Niederlage vor dem EuG einstecken.⁴¹ Anders als das EUIPO konnte das Gericht keine Verwechslungsgefahr erkennen. Die Unterschiede in den Anfangsbuchstaben „w“ und „K“, der nur einseitig enthaltene Apostroph „s“ und die Tatsache, dass beide Worte sehr kurz und für den Verkehr leicht einprägsam seien, sprächen gegen eine Ähnlichkeit. Hinzu kämen noch die signifikanten visuellen Unterschiede.

2.3 Ausnutzung der Bekanntheit von Marken

Coca-Cola konnte sich erfolgreich gegen den syrischen Konkurrenten Mitico wegen unlauterer Ausnutzung der Bekanntheit seiner Marken vor dem EUIPO durchsetzen. Nachdem das EuG bereits 2014 einer Entscheidung des EUIPO widersprochen und eine relevante Ähnlichkeit zwischen den Marken festgestellt hatte,⁴² wies die Beschwerdekammer des EUIPO die Klage von Coca-Cola wegen Ausnutzung der Marke erneut zurück. Begründung: Es sei noch unbekannt, wie die Master-Cola Marke in der EU konkret benutzt werden würde. Somit könne noch keine Ausnutzung der Bekanntheit festgestellt werden. Das EuG kassierte wiederum auch diese Entscheidung und befand, dass die Wertschätzung der bekannten Marke sehr wohl ausgenutzt werde.⁴³ Es sei unvermeidlich, dass die bisher nur im arabischen Raum kommerziell genutzte Marke mit Coca-Cola in Verbindung gebracht werde. Dabei sei zu berücksichtigen, wie das Produkt außerhalb der EU vermarktet werde, um die wahrscheinliche Nutzung des Zeichens in der Union darzustellen. Im Hinblick auf diese Verwendung (s. Abbildungen) sei die Gefahr der Ausnutzung der Wertschätzung der Marke Coca-Cola nicht nur hypothetisch, zumal die Inhaberin von Master-Cola auch nicht geltend gemacht hatte, die Marke in der EU abweichend benutzen zu wollen.

3. Konflikte mit sonstigen Rechten

Auch Produktbezeichnungen können gegen geografische Ursprungsbezeichnungen verstoßen.

Der französische Champagnerverband hatte im Jahre 2012 gegen die Verwendung von „Champagner Sorbet“ für Speiseeis mit dem Argument geklagt, es werde die geschützte Ursprungsbezeichnung „Champagne“ verletzt. Der BGH legte die Fragen zum Schutzumfang von Ursprungsbezeichnungen dem EuGH vor. Dieser entschied, dass im vorliegenden Fall die Verwendung „Champagner Sorbet“ kein unberechtigtes Ausnutzen der geschützten Ursprungsbezeichnung darstelle, wenn das Speiseeis als wesentliche Eigenschaft einen hauptsächlich durch Champagner hervorgerufenen Geschmack aufweise.⁴⁴ Das Produkt muss also erstens nach Champagner schmecken, wobei ein „weinerzeugnisartiger“ Geschmack ausreicht. Zweitens muss dieser Geschmack auch auf Champagner als Zutat zurückzuführen sein und nicht etwa auf Lebensmittelaromen.

Der BGH gab dem Berufungsgericht auf, Feststellungen zur geschmacksbestimmenden Eigenschaft der Zutat Champagner nachzuholen. Sollte es daran fehlen, dürfte eine Irreführung gegeben sein. Der BGH stellte zudem klar, dass die Klägerin, also der französische Champagnerverband, beweisen müsse, dass die Zutat Champagner nicht den Geschmack des angegriffenen „Champagner Sorbets“ bestimme. In einem zweiten Schritt, der die Einholung eines Sachverständigengutachtens erfordern könne, ist der Ursache des Geschmacks nachzugehen.⁴⁵

Schließlich können auch Kollisionen zwischen Marken und Designs eintreten, so dass nicht nur Markenrecherchen, sondern auch Designrecherchen vor Einführung eines neuen Produkts durchgeführt werden sollten.

Der Inhaber der Marke „Ozmo Cornet“ setzte sich erfolgreich gegen die Registrierung zweier Designs unter der Bezeichnung „BOBO cornet“ zur Wehr. Das EuG entschied in beiden Fällen, dass die Designs mit der älteren Marke zum Verwechseln ähnlich seien.⁴⁶ Die in beiden Fällen hervorstechenden Wortbestandteile „ozmo“ und „bobo“ seien in Länge, Klang und Schriftbild sehr ähnlich und folgten dem gleichen Sprechrhythmus. Für den Teil des hier maßgeblichen bulgarischen Verkehrs, der den Begriff „cornet“ im Sinne der englischen Bezeichnung für das der Form des Produktes ähnliche Musikinstrument „Kornett“ verstehe, seien beide Zeichen daher auch konzeptionell ähnlich. Die grafischen Unterschiede könnten diese Ähnlichkeiten nicht ausräumen. Die Beschwerdekammer des EUIPO hat mittlerweile die Löschung der Designs angeordnet.⁴⁷

4. Rechtserhaltende Benutzung

Markenschutz besteht nur für Marken, die tatsächlich benutzt werden. Um die Rechte zu erhalten, muss nach Ablauf einer Schonfrist von fünf Jahren die Benutzung für die eingetragenen Waren deshalb im Zweifel nachgewiesen werden. Eine nur symbolische Verwendung reicht dafür nicht aus. Vielmehr muss die Benutzung insbesondere nach Ort, Dauer und Umfang von ausreichender wirtschaftlicher Relevanz sein, um einen Markt zu erschließen. Auch muss die Marke im Wesentlichen so verwendet werden wie sie auch eingetragen wurde, sodass der Verbraucher die registrierte Marke auch auf dem Produkt als solche erkennt.

Starbucks scheiterte mit dem Versuch, gegen die Eintragung der Marke „FREDDOCCINO MORE THAN ICE AND COFFEE!“ zu intervenieren, da es dem Unternehmen nicht gelang, für die eigene Wortmarke „FRAPPUCINO“ eine rechtserhaltende Benutzung darzulegen.⁴⁸ Das Unternehmen hatte eine Vielzahl an Zeitungsartikeln und Blogbeiträgen, Wikipedia-Artikel, eigene Web- und Social-Media-Auftritte, Werbematerialien sowie eine eidesstattliche Versicherung des Marketing-Chefs des Unternehmens mit Verkaufszahlen vorgelegt. Die Beschwerdekammer des EUIPO monierte u. a., dass Starbucks keinen einzigen Verkaufsnachweis vorgelegt hatte. Auch aus der eidesstattlichen Versicherung ließen sich keine konkreten Verkaufszahlen entnehmen, da die vorgelegten Informationen lediglich Rückschlüsse auf die globalen Umsätze zuließen, nicht jedoch auf die Verkäufe bestimmter Produkte innerhalb der EU. Weitere vorgelegte Dokumente scheiterten zum Teil daran, dass sie sich nicht auf den relevanten Zeitraum bezogen.

Der Fall erinnert an die Löschung der Unionsmarke „BIG MAC“ von McDonald’s, die zu Beginn des Jahres mediale Aufmerksamkeit erregte.⁴⁹ McDonald’s hatte zum Nachweis der Verkaufszahlen lediglich eidesstattliche Erklärungen von Unternehmensvertretern vorgelegt sowie Muster von Werbematerialien und Verpackungen. Dem Amt genügte das trotz der Millionenumsätze nicht. Der Umfang der Benutzung sei aus Sicht des Amtes nicht ausreichend nachgewiesen. In Verfahren vor dem EU-Markenamt empfiehlt es sich deshalb, neben eidesstattlichen Versicherungen zu erwirtschafteten Umsätzen auch Rechnungen oder ähnliche, objektive Nachweise über den Umsatz mit der Marke vorzulegen.⁵⁰

Auch der Inhaber verschiedener Wort bzw. Wort-/Bildmarken unter der Sammelbezeichnung „Battista“ gelang der Nachweis einer ernsthaften Benutzung nicht, weshalb seine Intervention gegen die Markenanmeldung „Battistino“ vor dem EuG keinen Bestand hatte.⁵¹ Im Hinblick darauf, dass Kaffee ein Massenprodukt sei, befand das EuG einen Umsatz von 3.320,54 Euro im relevanten Zeitraum für zu gering. Auch die durch den Inhaber vorgelegten Werbeunterlagen könnten zwar generell die Verwendung der älteren Marke über einen bestimmten Zeitraum begründen, seien aber räumlich auf einige wenige italienische Provinzen beschränkt gewesen. Diese Umstände sprächen gegen eine ernsthafte Benutzung.

Im Streit um die Benutzung einer Bildmarke hat SKW Schwarz für den japanischen Süßwarenkonzern Lotte einen Sieg erzielt: Das EuG wies den Widerspruch von Nestlé gegen die Eintragung der Lotte-Anmeldung zurück und hob eine gegenteilige Entscheidung des EUIPO auf.⁵² Das Urteil ist eine von wenigen höchstrichterlichen Entscheidungen, die der Frage nachgehen, in welchem Umfang eine Marke benutzt werden muss, damit die Benutzung als ernsthaft gelten kann.

Der mehr als zehn Jahre währende Rechtsstreit zwischen Lotte, dem größten Süßwarenhersteller in Japan, und Nestlé drehte sich um Keksverpackungen, auf denen Koala-Bären abgebildet sind. 2007 hatte das Unternehmen Lotte eine Unionsmarke für u. a. Gebäck, Kekse und feine Backwaren angemeldet, die aus einem Bildzeichen mit Koalas bestand. 2008 erhob die damalige Nestlé Schöller GmbH & Co. KG Widerspruch gegen diese Marke und verwies dabei auf eine 20 Jahre früher angemeldete Bildmarke einer Verpackung mit der Aufschrift „KOALA-BÄREN lustige Gebäckfiguren Schöller“, auf der ebenfalls Koala-Bären abgebildet sind (Widerspruchsmarke 1) und eine Bildmarke mit der Aufschrift „Schöller KOALAS“ (Widerspruchsmarke 2).

Auf Antrag von Lotte forderte das EUIPO Nestlé auf, die ernsthafte Benutzung der älteren Marke nachzuweisen, woraufhin die Gesellschaft verschiedene Beweise vorlegte. Die Widerspruchsabteilung des EUIPO gab dem Widerspruch zunächst statt. Die Vierte Beschwerdekammer des EUIPO hingegen stellte auf Beschwerde von Lotte fest, dass Nestlé keinen rechtlich wirksamen Nachweis der ernsthaften Benutzung der älteren Marke erbracht habe. Nestlé hatte im Laufe der Jahre das Aussehen der Verpackungen abgewandelt, sodass letztlich zehn verschiedene Varianten vorlagen. Hierzu hatte das EuG im Jahr 2015 zunächst entschieden, dass die Form der von Nestlé verwendeten Verpackungen teils so weit von der eingetragenen Marke abwich, dass sich Nestlé diesbezüglich nicht auf den Markenschutz berufen könne.⁵³ Für die Widerspruchsmarke (2) sah das EuG in keiner der vorgelegten Benutzungsnachweise eine rechtserhaltende Benutzung, für die Widerspruchsmarke (1) wurde die rechtserhaltende Benutzung nur hinsichtlich der Verpackungen 2A, 5A und 5B anerkannt.

Hinsichtlich der Widerspruchsmarke (1) stellte das Gericht fest, dass die dominanten Merkmale der Marke die hexagonale Form der Verpackung, das Wort „Koala“ und die Illustration von gezeichneten Koalas in ihrer natürlichen Lebenswelt seien. Unter dieser Prämisse waren die Benutzungen unter 2A, 5A und 5B für das EuG nach der Art rechtserhaltend. Der natürliche Lebensraum sei abgebildet, wenn auch nicht klar erkennbar. Zwar erkannte der EuG darüber hinaus auch Änderungen, etwa das Fehlen der Begriffe „Bären“ und „Schöller“, sowie neu hinzu gekommene Merkmale. Diese veränderten aber den Gesamteindruck der Marke nicht. Hinsichtlich der Art der Benutzung sei diese somit rechtserhaltend.

Die weiteren Benutzungsnachweise verwarf das EuG allesamt:

Die Produktaufmachungen unter 7A und 7B erkannte das EuG nicht als rechtserhaltend an, da die natürliche Lebensumgebung der Koalas kaum sichtbar sei und neue Elemente dominierten.

Auch bei den Verpackungen unter 10A, 11A und 11B standen für das EuG neue Elemente im Vordergrund wie die als Piraten verkleideten blauen Mäuse.

Bei den Schlauchverpackungen unter 7C und 10B fehlte es für das EuG schon an der hexagonalen Form, sodass die Unterscheidungskraft der Marke stark verändert sei.

Schließlich galt es darüber zu entscheiden, ob hinsichtlich der zwei Produktverpackungen unter 2A und 5A (nur für diese wurden Rechnungen eingereicht) der Umfang der Nutzung ausreichend war. Die Streitfrage landete – nach einer Zurückverweisung an die Fünfte Beschwerdekammer des EUIPO – wieder beim EuG. In seiner zweiten Entscheidung stellte das EuG fest, dass der Umfang der Benutzung nicht ausreiche, um eine ernsthafte Benutzung der Marke von Nestlé zu belegen. Nestlé sowie deren Vertriebspartner Kuchenmeister hatten u. a. für die Jahre 2003 und 2005 nur drei Rechnungen für die betreffenden Produktverpackungen vorlegen können und für diese zwei Jahre Verkaufszahlen von rund 1.400 Stück mit einem Umsatz von 862 Euro sowie rund 5.800 Stück mit einem Umsatz von 3.709 Euro. Für niedrigpreisige Waren, so das EuG, seien diese Verkaufszahlen praktisch bedeutungslos und könnten in der Süßwarenbranche nicht als ausreichend angesehen werden. Im Ergebnis gab das EuG damit der Einrede der nicht rechtserhaltenden Benutzung von Lotte statt und wies den Widerspruch von Nestlé zurück.

Die Entscheidung des EuG zeigt zum einen, dass eine Marke idealerweise so benutzt werden sollte, wie sie ursprünglich angemeldet wurde. Der Kreativität des Marketings setzt dies gewisse Grenzen. Unternehmen sollten regelmäßig Marketingabteilungen und Markenrechtsexperten zusammenbringen, um sicherzustellen, dass das Aussehen der Waren noch vom Markenschutz gedeckt ist.

Zum anderen bestätigt die Entscheidung, dass Marken nur dann ernsthaft benutzt werden, wenn der Umfang der Benutzung wirtschaftlich ausreicht, um einen Markt zu erschließen. Unternehmen sollten daher darauf achten, dass die Absatzzahlen ihrer Waren einen wirtschaftlich relevanten Umfang erzielen, zumindest sollten sie den Absatz genau dokumentieren.

Veröffentlicht im Newsletter Süßwarenindustrie Spezial – Ausgabe 2020.

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^{1 BPatG, Beschl. v. 03.04.2019, 25 W (pat) 502/19 – VEGIPAN.}

^{2 BPatG , Beschl. v. 04.12.2018, 28 W (pat) 597/17 – EKTE.}

^{3 EuG, Entsch. v. 13.12.2018, T-830/16 – PLOMBIR.}

^{4 BPatG, Beschl. v. 10.07.2019, 27 W (pat) 508/18 – Powerkitchen.}

^{5 BPatG, Beschl. v. 26. 11. 2018, 26 W (pat) 2/17 – Sport Suppe.}

^{6 BPatG, Beschl. v. 23.05.2019, 28 W (pat) 517/18 – Backgold.}

^{7 BPatG, Beschl. v. 21.02.2019, 29 W (pat) 506/17 – Bremer Osterwiese.}

^{8 EuG, Urt. v. 21.11.2018, T-82/17 – Exxtra Deep.}

^{9 EUIPO-BK, Entsch. v. 10.05.2019, R 580/2019-5 – Exxtra Deep.}

^{10 EUIPO-BK, Entsch. v. 15.01.2019, R 1120/2018-2 – Bäckerkruste.}

^{11 DE-Marke 30 2017 027 725 Bäckerkruste.}

^{12 BPatG, Beschl. v. 14.05.2019, 25 W (pat) 569/17 – Paletas.}

^{13 BPatG, Beschl. v. 14.05.2019, 25 W (pat) 76/17 – Paletas Berlin.}

^{14 EUIPO-BK, Entsch. v. 16.11.2018, R 416/2018-2 – For you.}

^{15 EUIPO-BK, Entsch. v. 04.09.2019, R 673/2019-4 – Hoch Genuss.}

^{16 EUIPO, Entsch. v. 23.07.2019, R 911/2016-1 – DANISH BY DANISH CROWN.}

^{17 EUIPO, Entsch. v. 01.04.2019, R 1932/2018-1 – GOLDEN Organic.}

^{18 EuG, Urt. v. 11.09.2019, T-34/19 – PRODUCED WITHOUT BOILING SCANDINAVIAN DELIGHTS ESTABLISHED 1834 FRUIT SPREAD.}

^{19 EUIPO-BK, Entsch. v. 22.10.2018, R 604/2018-4 – Authentic Bakery Style / MADE EASY.}

^{20 BPatG, Beschl. v. 11.10.2018, 25 W (pat) 64/17 – Abbildung Oranges Rechteck.}

^{21 BPatG, Beschl. v. 11.10.2018, 25 W (pat) 65/17 – Abbildung Oranges Rechteck mit drei Punkten.}

^{22 EUIPO, Entsch. v. 04.03.2019, R 1709/2018-2 – Abbildung Limette.}

^{23 EUIPO-BK, Entsch. v. 08-01-2019, R 1682/2018-2 – Abbildung Grüne Tasse.}

^{24 BPatG, Beschl. v. 13.12.2018, 25 W (pat) 78/14 – Schokoladenverpackung Ritter Sport II.}

^{25 BPatG, Beschl. v. 4.11.2016, 25 W (pat) 78/14 – Schokoladenverpackung Ritter Sport I.}

^{26 EuG, Urt. v. 03.10.2018, T-313/17 – Amphorenartiges Gefäß.}

^{27 EuG, Urt. v. 15.12.2016, T-112/13 – Kit Kat 4 Finger.}

^{28 EuGH, Urt. v. 25.7.2018, C-84/17 P, C-85/17 P, C-95/17 P – Kit Kat 4 Finger.}

^{29 BPatG, Beschl. v. 14.02.2019, 25 W (pat) 90/17 – NATUREX.}

^{30 BPatG, Beschl. v. 14.05.2019, 27 W (pat) 522/17 – Hello Cupcake.}

^{31 BPatG, Beschl. v. 13.03.2019, 28 W (pat) 553/17 – Honeysun.}

^{32 BPatG, Beschl. v. 15.11.2018, 25 W (pat) 598/17 – pure chocolate.}

^{33 BPatG, Beschl. v. 22.03.2019, 27 W (pat) 116/16 – barösta kaffeebar.}

^{34 EUIPO-BK, Entsch. v. 10.10.2018, R 278/2018-1 – TIRABACI.}

^{35 EUIPO-BK, Entsch. v. 06.02.2019, R 1663/2018-2 – FROSTINO.}

^{36 EUIPO-BK, Entsch. v. 08.07.2019, R 2496/2018-5 – Krasnyj.}

^{37 EUIPO-BK, Entsch. v. 16.05.2019, R 1722/2018-1 – Potato Joe.}

^{38 EUIPO-BK, Entsch. v. 26.04.2019, R 1813/2018 – FR!ZZI.}

^{39 EUIPO-BK, Entsch. v. 23.10.2018, R 2169/2017-5 – DELCATO.}

^{40 EUIPO-BK, Entsch. v. 20.06.2019, R 359/2019-5 – Eggcellence.}

^{41 EuG, 29.11.2018, T-763/17 – Welly.}

^{42 EuG, Urt. v. 11.12.2014, T-480/12 – Master.}

^{43 EuG, Urt. v. 07.12.2017, T-61/16 – Master.}

^{44 EuGH, Urt. v. 20.12.2017, C-393/16 – Champagner Sorbet.}

^{45 BGH, Urt. v. 19.07.2018, I ZR 268/14 – Champagner Sorbet II.}

^{46 EuG, Urt. v. 07.02.2018, T-794/16, T-793/16 – Cornet.}

^{47 EUIPO-BK, Entsch. v. 30.10.2018, R 1334/2018-3, R 1332/2018-3 – BOBO cornet.}

^{48 EUIPO-BK, Entsch. v. 13.05.2019, R 1382/2018-4 – FREDDOCCINO MORE THAN ICE AND COFFEE!.}

^{49 EUIPO, Entsch. v. 11.01.2019, 14 788 C.}

^{50 Siehe hierzu auch Besprechung in www.skwschwarz.de/aktuelles/artikel/artikel-detail/news/schwer-zu-verdauen-euipo-loescht-die-marke-big-mac-von-mcdonald-s/4/detail/News/.}

^{51 EuG, Urt. v. 06.06.2019, T 221/18 – BATTISTA.}

^{52 EuG, Urt. v. 12.07.2018, T-41/17.}

^{53 EuG, Urt. v. 15.09.2015, T-483/12.}